Mỹ là thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Kinh doanh tại thị trường Mỹ có nhiều thuận lợi và tiềm năng thu được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, Mỹ cũng là nơi có các quy định về pháp luật chặt chẽ. Nếu không chú ý trong việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu, có thể xâm phạm đến quyền về nhãn hiệu của một bên khác và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Do đó, khi tiến hành kinh doanh tại thị trường Mỹ, các doanh nghiệp nên tiến hành đăng ký nhãn hiệu để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Với hệ thống đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, người nộp đơn cũng cần lưu ý các điểm sau đây:

1. Nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Mỹ là quốc gia áp dụng nguyên tắc “first – to – use” (quyền sử dụng đầu tiên), nghĩa là nhãn hiệu phải được sử dụng trên thực tế thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mới có giá trị pháp lý và người nào sử dụng nhãn hiệu trước thì người đó có quyền.

2. Cơ sở đăng ký

Nếu chọn Đăng ký quốc gia, cần chọn 1 trong 4 căn cứ nộp đơn sau:

- Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(a) (Use in Commerce Basis), nghĩa là nhãn hiệu được xác định là đã sử dụng trong thương mại tại lãnh thổ Mỹ vào đúng ngày hoặc trước ngày nộp đơn tại Mỹ. Nếu chọn căn cứ nộp đơn này thì chủ đơn phải cung cấp ngày tháng năm sử dụng lần đầu tiên nhãn hiệu đó gắn liền với sản phẩm đăng ký tại lãnh thổ Mỹ; hoặc

- Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §1(b) (Intent-to-Use in Commerce Basis), nghĩa là USPTO cho phép nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ngay cả khi nó chưa được sử dụng tại Mỹ. Nếu sử dụng căn cứ nộp đơn này thì USPTO sẽ chỉ cấp giấy chứng đăng ký nhãn hiệu sau khi USPTO ban hành thông báo chấp thuận (Notice of Allowance) và sau khi chủ đơn nộp Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ; hoặc

- Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(d), nghĩa là Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ cho phép người nộp đơn dựa vào đơn xin đăng ký chính nhãn hiệu này nộp ở nước ngoài (chưa được bảo hộ) để nộp đơn tại Hoa Kỳ. Nếu lựa chọn căn cứ nộp đơn này, USPTO sẽ đình chỉ việc xét nghiệm đơn ở Hoa Kỳ và chỉ cấp văn bằng bảo hộ sau khi người nộp đơn cung cấp bản sao và bản dịch có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam; hoặc

- Nhãn hiệu dự định nộp theo Điều §44(e) của Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ được hiểu là đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ dựa trên cơ sở nhãn hiệu này đã được cấp đăng ký ở Việt Nam. Điểm đặc biệt của căn cứ nộp đơn này là USPTO chỉ cấp đăng ký cho nhãn hiệu này (mà không yêu cầu nộp bằng chứng sử dụng) khi và chỉ khi chủ đơn cung cấp bản dịch và bản sao có xác nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này ở Việt Nam.

Nhãn hiệu dù được đăng ký dựa trên cơ sở nào cũng không ảnh hưởng tới các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu do về bản chất, các cơ sở đăng ký này chỉ khác nhau về trình tự và thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, việc lựa chọn cơ sở đăng ký chính xác và phù hợp có thể giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu rút ngắn được thời gian cũng như giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình đăng ký.

2. Hồ sơ đăng ký

- Mẫu nhãn hiệu muốn đăng ký;

- Danh mục cụ thể hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (kèm theo phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ);

- Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và quốc tịch của người nộp đơn;

- Tài liệu và thông tin về căn cứ nộp đơn;

3. Thủ tục đăng ký

Tra cứu khả năng đăng ký

Việc tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu không phải là một thủ tục bắt buộc trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. Tuy nhiên, hàng năm, tại Mỹ có khoảng 700 ngàn đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp cho USPTO. Do đó, khả năng nhãn hiệu của bạn bị trùng với nhãn hiệu của bên khác là khá cao. Vì vậy, nếu có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, bạn nên tiến hành tra cứu trước để đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thành công trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký. Bạn có thể liên hệ với các chuyên gia của March IP để được tư vấn rõ hơn.

Quy trình tiến hành đăng ký

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ sẽ được Thẩm định viên của USPTO xem xét trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.

• Trong quá trình thẩm định, nếu xét thấy đơn cần phải sửa đổi, bổ sung, hoặc nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, USPTO sẽ ra Thông báo kết quả thẩm định đơn, nêu rõ ý kiến của thẩm định viên. Người nộp đơn phải trả lời Thông báo kết quả thẩm định trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ra Thông báo đó (thời hạn 6 tháng này không được phép gia hạn). Nếu hết hạn 6 tháng mà Người nộp đơn không có công văn trả lời thì đơn coi như bị từ bỏ.
• Nếu được chấp thuận, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan có thể phản đối việc đăng ký. Nếu không có sự phản đối nào, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở nhãn hiệu đáp ứng được các điều kiện bảo hộ tại Mỹ.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là 18-24 tháng. Nhãn hiệu sẽ được bảo hộ trong 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

Lưu ý về việc nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ

Riêng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trên cơ sở có ý định sử dụng, trước khi USPTO ra quyết định bảo hộ nhãn hiệu, người nộp đơn bắt buộc phải sử dụng nhãn hiệu trong thương mại tại Mỹ và phải nộp một bản Viện dẫn sử dụng (Allegement of use) để chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu. Nếu không nộp thì đơn đăng ký sẽ bị coi là từ bỏ. Bản viện dẫn sử dụng nếu được nộp trước khi đơn nhãn hiệu được thẩm định viên đồng ý chuyển sang giai đoạn công bố đơn trên Công báo nhãn hiệu hàng hoá được gọi là Bản sửa đổi viện dẫn sử dụng (Amendment to Allege Use), còn nếu được nộp sau ngày ra Thông báo Chấp nhận đăng ký của Cơ quan Đăng ký được gọi là Tuyên bố sử dụng (Statement of Use). Nội dung của hai bản này về bản chất là giống nhau chỉ khác về thời điểm nộp. Dù là nộp bạn Sửa đổi viện dẫn sử dụng hay Tuyên bố sử dụng, người nộp đơn bắt buộc phải nộp kèm theo mẫu bao bì, hoặc nhãn sản phẩm, hoặc ảnh chụp sản phẩm, quảng cáo dịch vụ thuộc mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ để chứng minh nhãn hiệu đã được thực sự sử dụng trong thương mại, và một khoản lệ phí theo luật định.

Tuyên bố sử dụng phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày USPTO ra Thông báo Chấp nhận đăng ký nhãn hiệu (Thông báo Chấp nhận đăng ký nhãn hiệu được ra sau khi không có dơn phản đối của bên thứ ba trong thời hạn luật định là 30 ngày kể từ ngày công bố đơn, hoặc trong thời hạn xin ra hạn phản đối đơn). Nếu trong thực tế nhãn hiệu chưa được sử dụng trong thương mại, người nộp đơn phải nộp đơn xin gia hạn nộp Tuyên bố sử dụng trước khi thời hạn 6 tháng hết hạn. Người nộp đơn được phép ra hạn 5 lần, mỗi lần 6 tháng (tổng số thời gian gia hạn không quá 36 tháng) để nộp Tuyên bố sử dụng.

Sau khi Tuyên bố sử dụng được nộp đúng thời hạn như quy định và được chấp nhận, USPTO sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu

Khác với Việt Nam, nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Mỹ phải thực hiện thủ tục thông báo sử dụng nhãn hiệu để duy trì hiệu lực của nhãn hiệu. Trường hợp không thực hiện thủ tục trên trong khoảng thời gian chỉ định, nhãn hiệu đó có thể bị hủy đăng ký hoặc không thể gia hạn bảo hộ.
Thời hạn thông báo sử dụng nhãn hiệu tại Mỹ:

• Nộp Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu. Thời hạn: Từ năm thứ 5 đến năm thứ 6 sau ngày đăng ký;​
• Nộp kết hợp Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu hoặc nộp đơn gia hạn bảo hộ nhãn hiệu: Từ năm thứ 9 đến năm thứ 10 sau ngày đăng ký và cứ sau khoảng thời gian 9 và 10 năm sau đó, tính từ ngày đăng ký.

Nếu có vấn đề gì còn chưa rõ cần tư vấn cụ thể, xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0934 524 924 hoặc email info@march.vn để được các chuyên gia sở hữu trí tuệ tư vấn tận tình và miễn phí.

Zalo: 0934524924

Công ty Cổ phần Sở hữu Trí tuệ March

18/6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội